פסקי דין על המבקשת< | פסקי דין על המשיבה.ב. מר וקסמן מעיד עוד כי בדק באתר המתנגדת וגילה כי המבצע האחרון שפורסם באתר הסתיים ב- 31.8.2008.ג. מר וקסמן סבור כי אין ממש בטענת המתנגדת כי לה נתח שוק של 30% שכן אין בידיה נתונים על נקודות מכירה רבות שבהן המבקשת משווקת מוצריה. ד. המבקשת הייתה ...

9191/03     24/11/2011




גורי יבוא והפצה בע"מ נ' אליאס וקסמן בע"מ




התנגדות לרישום סימן מסחר
מספר 200256 "חמצוצים"

המתנגדת

גורי יבוא והפצה בע"מ
על ידי ב"כ עוה"ד יצחק בכר ו/או רונית זינגר
שפיצר
המבקשת<br>
אליאס וקסמן בע"מ
על ידי ב"כ עוה"ד רמי מימון
ה ח ל ט ה
1. לפני התנגדות לרישום סימן המסחר מספר 200256 "חמצוצים" בסוג 30 (ראה: תוספת רביעית לתקנות סימני המסחר 1940) ביחס למסטיקים, ממתקים, ופלים וסוכריות (להלן: "הסימן המבוקש") ואשר נראה כך:
2. רישום הסימן המבוקש נתבקש ביום 15.5.2007 על ידי חברת אליאס וקסמן בע"מ
(להלן: "המבקשת") וקובל ופורסם להתנגדויות הציבור ביומן סימני המסחר מיום 28.2.2009.

3. ביום 17.5.2009 הגישה חברת גורי יבוא והפצה בע"מ
את התנגדותה לרישום הסימן (להלן: "המתנגדת"). ביום 15.7.09 הוגש כתב טענות שכנגד מטעם המבקשת. עם תום מסכת הגשת ראיות הצדדים, התקיים בפני
ביום 13.4.10 דיון הוכחות לאחריו הוגשו סיכומי הצדדים.

4. יצוין כי תלויה ועומדת בקשת המתנגדת לרישום סימן מסחר בלתי מעוצב "חמצוצים" (שמספרה הוא: 220831). זו הוגשה ביום 17.5.2009, היינו לאחר שקובל הסימן המבוקש. אי לכך, לא הופעל הליך בקשות מתחרות (לפי סעיף 29 לפקודת סימני המסחר התשל"ב 1972 – להלן "הפקודה"). הטיפול בבקשה 220831 הוקפא עד למתן הכרעתי בהתנגדות זו.
טענות המתנגדת
5. המתנגדת טוענת כי היא זו שהגתה את סימן המסחר "חמצוצים" והחל משנת 2005 היא עושה בו שימוש. לטענתה השקיעה סכומים רבים בשיווק, פרסום הסימן והחדרתו לשוק, בין היתר באמצעות אתר האינטרנט שבבעלותה, שכירת שירותי משרדי פרסום, גיוס אמצעי המדיה השונים ועוד. לטענתה, היקף מכירותיה תחת הסימן המבוקש בין השנים 2005 ל- 2008 הגיע לסך כולל של 17 מיליון ₪ ובשנים 2008 – 2009 היה נתח השוק של המתנגדת כ-30% מכלל המכירות בתחום הרלבנטי. המתנגדת טוענת כי ישנה זיקה קניינית בינה לבין הסימן על אף שלא נרשם בפנקס.

6. המתנגדת עוד טוענת כי במהלך 2005 הגישה בקשה לרישום סימן המסחר "חמצוצים" על שמה. בקשה זו הוזנחה לבסוף לאחר שהתקבל דו"ח בוחן לפיו הסימן דומה לסימן הרשום "חמציצים" אשר בבעלותה דאז של חברת שטראוס בע"מ. ברבות הימים נזנח הסימן הרשום הנ"ל על ידי בעליו.

7. בשנת 2009, עם פרסום הבקשה לרישום סימן מסחר להתנגדויות הציבור, גילתה המתנגדת כי הסימן הוגש לרישום על ידי המבקשת.

8. כן טוענת המתנגדת כי הגתה למעשה שני סימני מסחר נוספים המשתייכים לאותה משפחה הכוללת את הסימן "חמצוצים" והם הסימנים "ממתוקים" ו"ממלוחים" אשר מזוהים עמה. סימנים אלו אף נרשמו בפנקס סימני המסחר (197354 ו – 197353 בהתאמה).

9. המתנגדת טוענת כי סימנה "חמצוצים" הוא סימן מוכר היטב הזהה לחלוטין לסימן המבוקש לרישום ועל כן האחרון אינו כשיר לרישום נוכח הוראות סעיף 11(13) לפקודה.

10. כמו כן טוענת המתנגדת כי יש ברישום הסימן המבוקש כדי להטעות את הציבור ולעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר ולפיכך אינו כשיר לרישום לנוכח הוראות סעיף 11(6) לפקודה.

11. ממשיכה וטוענת המתנגדת כי למעשה המבקשת לא עושה ולא עשתה מעולם שימוש בסימן "חמצוצים" ולא פרסמה את הסימן "חמצוצים", אף לפי הודאתה שלה. עוד טוענת המתנגדת כי המבקשת סימנה את מוצריה כ"ליקריץ" ולא נתנה כל הסבר מניח את הדעת מדוע לא ניסתה לרשום את הסימן "חמצוצים" משנת 1996 ועד מועד הגשת הבקשה לרישום. יתר על כן, מוצר המבקשת נמכר בתפזורת ואינו נושא סימן מסחר כלשהו שהצרכן יכול לזהות.

12. עוד מציינת המתנגדת כי המבקשת מעולם לא פנתה אליה בדרישה לחדול משימוש בסימן "חמצוצים" ומעולם לא טענה כי הסימן בבעלותה, למרות שהייתה מודעת לפרסום הסימן על ידי המתנגדת ולשימושה בסימן.

טענות המבקשת<br>13. המבקשת מעלה טענה מקדמית לפיה הודעת ההתנגדות הוגשה שלא במועד.

14. המבקשת הינה חברה ידועה העוסקת בשיווק ויבוא של סוכריות וממתקים מזה למעלה מ- 30 שנה, תחת המותג "הממתקים של וקסמן, ממתקים שילדים אוהבים". משנת 1996 מייבאת המבקשת מיצרנים שונים באירופה ממתקים בצורת מקלות ורצועות שטוחות בטעמים שונים, הידועים בין לקוחותיה בשם "חמצוצים".

15. בעת שנכנסה המתנגדת לשוק בשנת 2005, היו מודעים העוסקים בתחום לסוכריות החמוצות של וקסמן והלקוחות כינו אותם "חמצוצים". מעבר לכך, טוענת המבקשת כי המתנגדת ניצלה את המוניטין שרכשו מוצרי המבקשת תחת הסימן המבוקש. עוד נטען כי לא הוכחה טענת המתנגדת כי היא זו שהגתה את הסימן "חמצוצים".

16. לטענת המבקשת, המתנגדת מעולם לא שיווקה ממתקים תחת השם "חמצוצים" ואף היה לה אסור לעשות בו שימוש כל עוד היה בתוקף הסימן "חמציצים" בבעלות חברת שטראוס בע"מ. לנוכח האמור, כל השקעות המתנגדת בפרסום הסימן "חמצוצים" היו על דעתה בלבד תוך הפרת זכויות קניין של אחרים.

17. ממשיכה וטוענת המבקשת כי אם אמנם המותג "חמצוצים" היה כה משמעותי עבור המתנגדת, לא הייתה זונחת בקשתה לרישומו והייתה מנהלת משא ומתן מול חב' שטראוס בע"מ, דאז בעלת הסימן הרשום "חמציצים".

18. המבקשת כופרת בטענות המתנגדת בדבר השקעות בפרסום הסימן "חמצוצים" משנת 2005 וטוענת כי אף לאור החומר שצורף נראה כי לא נעשה כל שימוש בסימן "חמצוצים" בתקופה זו.

19. המבקשת אף כופרת בטענת המתנגדת כי הסימן הינו סימן מוכר היטב שכן לטענתה הדבר לא הוכח כדבעי. אשר לנתח השוק הנטען על ידי המתנגדת, טוענת המבקשת כי הדו"ח שהובא לתמיכה בטענה זו אינו קביל כראיה ואף אינו אמין שכן נקודות המכירה בהן מוכרת המבקשת אינן מתועדות על ידי חברה זו.

ראיות המתנגדת
20. מטעם המתנגדת הוגשו תצהיריהם של מר עודד גורי, מנכ"ל החברה המתנגדת ושל מר יצחק כהן, סמנכ"ל הכספים של החברה המתנגדת.

21. מר גורי חוזר על טענותיה העובדתיות הנ"ל שהועלו מטעם המתנגדת ומוסיף כדלקמן:
א. המתנגדת עושה שימוש בסימן "חמצוצים" החל משנת 2005 ומוכרת סוכריות חמוצות תחת הסימן "חמצוצים". המוצרים מזוהים עם המתנגדת ועל כן רישום הסימן המבוקש על שם המבקשת יגרום להטעיה בקרב ציבור הצרכנים.
ב. החל משנת 2005 נעשו פעולות לפרסום הסימן על ידי גורי בין היתר באמצעות סרטי פרסומת בטלוויזיה ובקולנוע שהעתקיהם צורפו לתצהיר, בניית אתר אינטרנט בשם "אתר חמצוצים" www.hamzuzim.co.il הפעיל משנת 2005, ושכירת שירותיו של משרד פרסום אשר דו"חות פעילותו לשנת 2007 צורף לתצהיר.
ג. כן נעשו על ידי המתנגדת פעולות קידום מכירות חוויתיות במתחמי בתי הקולנוע בקניונים ברחבי הארץ ומבצעי מכירות שונים, בין היתר בכיכובם של שחקני תכנית טלוויזיה פופולארית בקרב ילדים.
ד. לעניין נתח השוק של המתנגדת, צירף המצהיר דו"ח של חברת storenext.
ה. נוכח קיומו של הסימן חמציצים של חב' שטראוס, החליטה המתנגדת כי היצרן בחו"ל לא יטביע את הסימן "חמצוצים" על גבי המוצרים המיובאים והמתנגדת תהא אחראית למיתוגם תחת שם זה. לפיכך הכינה המתנגדת מעמדי מכירה הנושאים את השם "חמצוצים" ועל גביו הונחו המוצרים למכירה בנקודות המכירה השונות.
ו. אשר לזניחת בקשתה לרישום סימן המסחר "חמצוצים", פעלה המתנגדת בהתאם לייעוץ משפטי שקיבלה באותה עת, והמתינה שניתן יהא להגיש בקשה לביטול הסימן בשל העדר שימוש בו.
ז. לטענת המתנגדת, בקשת רישום הסימן הוגשה על ידי המבקשת בחוסר תום לב כדי לנצל את המוניטין שצברה המתנגדת בסימנה, ולמרות שידעה שהמתנגדת ניסתה לרשום את סימן המסחר על שמה.
ח. לבסוף נטען כי הודעת ההתנגדות הוגשה במועד הקבוע לפי הדין.

22. מר כהן צירף לתצהירו את כרטסת הוצאות הפרסום מתוך מערכת הנהלת החשבונות של החברה המתנגדת והצהיר על נכונות הנתונים. על פי עדותו של מר כהן, סך ההוצאות בגין פרסום משנת 2005 ועד מועד הגשת תצהירו (29.9.2009) הסתכמו לסך של כ- 2.9 מיליון ש"ח.

ראיות המבקשת<br>23. מטעם המבקשת הוגש תצהירו של מר אקל וקסמן, בנו של מייסד החברה המבקשת, מנהל תפעול ומורשה חתימה בחברה. מר וקסמן חוזר על הטענות העובדתיות של המבקשת ומוסיף כדלקמן:
א. מוצרי המבקשת משווקים תחת המותג "ממתקים של וקסמן, ממתקים שילדים אוהבים" אך הם זכו לשם "חמצוצים" בפי כל היינו, ספקים, לקוחות וילדים ושם זה הפך לשם נרדף למוצרי המשיבה.

ב. מר וקסמן מעיד עוד כי בדק באתר המתנגדת וגילה כי המבצע האחרון שפורסם באתר הסתיים ב- 31.8.2008.
ג. מר וקסמן סבור כי אין ממש בטענת המתנגדת כי לה נתח שוק של 30% שכן אין בידיה נתונים על נקודות מכירה רבות שבהן המבקשת משווקת מוצריה.
ד. המבקשת הייתה מודעת לבקשת המתנגדת לרישום סימן המסחר ואולם החליטה להמתין עם בקשתה ולכבד את העובדה שהמתנגדת הגישה את בקשתה. רק לאחר שהתברר לה כי הבקשה הוזנחה, הגישה את בקשתה שלה. לאחר שקיבלה סירוב לאור הסימן של חב' שטראוס, ניהלה המבקשת משא ומתן ממושך עם חברת שטראוס ולבסוף החליטה שטראוס לוותר על הסימן.

24. העדים נחקרו בחקירה נגדית בפני
י ביום 13.4.2010.

דיון

הטענות המקדמיות
25. המבקשת טענה בפני
י כי ההתנגדות לרישום סימן המסחר הוגשה באיחור ועל כן יש לדחותה. בקשת הרישום פורסמה להתנגדויות ביומן סימני המסחר ביום 11.3.2009. לפיכך המועד האחרון להגשת ההתנגדות חל ביום 11.6.2009. מכיוון שהודעת ההתנגדות הוגשה ביום 17.5.2009, הרי שהיא הוגשה בטרם חלפו שלושת החודשים הקבועים בסעיף 24 לפקודה. לפיכך יש לדחות את טענת המבקשת כי ההתנגדות הוגשה באיחור.

"סימן מוכר היטב"
26. המבחנים להכרעה בשאלת היות סימן מסחר בבחינת מוכר היטב, פורטו בפסיקה בהרחבה (ראו נא לעניין זה את פסיקת בית המשפט העליון בע"א 9191/03 aktiebolag נ' אבסולוט שוז, פ"ד נח(6) 869) והחלטת כב' הפוסק אקסלרד (כתוארו אז) בהתנגדות לרישום סימן מסחר מס' 93261 asahi kogaku kogyo kabushiki kaisha נ' s.r.l ("pentax") (3.9.2003), וביניהם: מידת ההכרה וההוקרה של הסימן; היקף השימוש ומשך השימוש בו; היקף ומידת פרסום הסימן; מידת האופי המבחין האינהרנטי או הנרכש של הסימן; מידת מידת השימוש בסימן או בסימן דומה על ידי צדדים שלישיים (לעניין זה יצוין כי שימוש על ידי מספר גורמים בסימן מסוים עשוי להצביע על כך שהמוניטין אינו משויך אף לא לאחד מהם וכך תתקבל המסקנה כי אין המדובר בסימן מוכר היטב) ועוד. החלת מבחנים אלו על מקרה ספציפי מוכרח שתביאנו למסקנה כי הסימן הפך מוכר היטב בקרב הציבור הרלבנטי.

27. להוכחת טענתה כי הסימן "חמצוצים" הפך לסימן מוכר היטב המזוהה עמה, הגישה המתנגדת ראיות באשר למאמצי הפרסום והשיווק מטעמה כמפורט לעיל. על פי אלו ניתן לקבוע כי המתנגדת אכן מוכרת סוכריות גומי חמוצות מתוצרתה בהיקף ניכר ומשקיעה בפרסום ובשיווק מוצרים אלו תחת הסימן המסחר המעוצב "חמצוצים".

28. כן צירפה המתנגדת דו"ח של חברת storenext ממנו עולה כי נתח השוק שלה הינו למעלה מ- 30%. במהלך דיון ההוכחות שהתקיים לפני הסתבר כי חברת storenext בודקת את נתח השוק בהתאם למכירות בחנויות ורשתות השיווק אשר מחשביהן מקושרים למערכת חברת storenext. עם זאת ישנן מכירות שאינן מדווחות, ככל הנראה בעיקר מכירות מוצרים בתפזורת בשווקים, בקיוסקים ובמכולות. אף על פי כן, טענה המתנגדת כי עדיין המדובר במדגם מייצג של השוק. בהעדר חוות דעת מומחה בשאלה זו אין בידי לקבוע כי אכן משקף הדו"ח את נתח השוק לו טענה המתנגדת. משכך מתייתר הדיון בשאלת המשקל הראייתי של דו"ח חברת storenext המעודכן לשנת 2010 אשר להגשתו במסגרת הדיון שהתקיים בפני
התנגדה המשיבה.

29. בנוסף, מוצרי המתנגדת אינם נמכרים כאשר הסימן "חמצוצים" מוטבע על אריזתם. הסימן "חמצוצים" (מעוצב) מוטבע על גבי מעמדי מכירה (stands) המוצבים בחנויות וברשתות השונות על ידי המתנגדת. לפיכך, קיים קושי לדעתי לקבוע בוודאות הנדרשת כי הסימן המבוקש הפך למוכר היטב כמשמעותו בדין כתוצאה מפעילות המתנגדת. מסקנתי זו מתחזקת בהעדר סקר צרכנים אשר יבהיר כי הסימן רכש הכרה והוקרה בקרב קהל הלקוחות.

30. לסיכום, סבורתני כי בענייננו הסימן "חמצוצים" (מעוצב) איננו בבחינת סימן מוכר היטב המזוהה עם המתנגדת. משכך קבעתי, ממילא לא הוכח כי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום לפי סעיף 11(13) לפקודה.
הטעית הציבור ותחרות בלתי הוגנת
31. המתנגדת טענה כי רישום הסימן על שם המבקשת יצור הטעיה בקרב ציבור הצרכנים וכן יעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר לפי סעיף 11(6) לפקודה.

32. המבחנים שנקבעו בפסיקה לבחינת דמיון מטעה בין סימני מסחר, הם כידוע מבחן המראה והצליל, סוג הסחורות וחוג הלקוחות, צינורות השיווק מבחן השכל הישר וכלל נסיבות העניין (ראה לעניין זה בין היתר ע"א 261/64 פרו-פרו ביסקויט (כפר סבא) בע"מ ואח' נ. חברת פרומין ובניו בע"מ, פ"ד י"ח(3), 275; ע"א 210/65 בנק איגוד לישראל בע"מ נ. בנק "אגודת ישראל" בע"מ, פ"ד י"ט(2), 673; ת"א (ת"א) 1769/83 the boeing comp. נ' בואינג נסיעות, פ"מ תשמ"ט (3) 108, 119; רע"א 4196/93 שפע בר ניהול ושירותים (1991) בע"מ נ' שפע מסעדות ייצור ושיווק ארוחות מוכנות (1984) בע"מ, פ"ד מז(5) 165, 167); ע"א 10959/95 tea board נ' delta lingerie s.a.of cachan, תק-על 2006(4), 3332). עוד נקבע כי מבחנים אלו ישוקללו תוך בחינת כל מקרה לגופו.

33. במקרה שלפני, הסימן המבוקש וסימן המתנגדת מעוצבים ואי לכך קיימים ביניהם הבדלים ויזואליים. אולם מבחינה פונטית קיימת למעשה זהות מוחלטת בין שני הסימנים. כמו כן, הן המבקשת והן המתנגדת מעוניינות לעשות שימוש בסימן "חמצוצים" ביחס לאותן סחורות בדיוק, היינו, פסי גומי ארוכים וחמוצים. קהל היעד בשני המקרים הינו זהה וכולל בעיקר ילדים ונוער.

34. אמנם, המבקשת מוכרת מרכולתה לבעלי דוכנים בשווקים, למכולות ולקיוסקים בעוד שקהל היעד של המתנגדת הינן רשתות השיווק הגדולות וכן סיטונאים. בנוסף, סוכריות הגומי החמוצות של המבקשת נמכרות בתפזורת כיחידות בודדות, בעוד שמוצרי המתנגדת משווקים באריזות צבעוניות הכוללות מספר סוכריות גומי חמוצות. עם זאת, לא די בהבדלים אלו כדי לבטל את הצורך בבדיקת הסכנה להטעיה בין הסימן המבוקש לזה של המתנגדת.

35. הדין הישראלי מכיר בעילת אי כשירות לרישום בשל זכויות קודמות בסימן שאינו רשום, ובלבד שהאחרון הינו בעל אופי מבחין (ראה סעיף 8 לפקודה). ראה גם החלטת סגן הרשם בעניין התנגדות לבקשת רישום סימני מסחר מס' 124445, 124446, 124447, 124448, 124449, 124450, 125287, 125288 ובקשות לביטול סימני מסחר מס' 58272, 26362 רטפון אימפורט בע"מ נ' itt manufacturing enterprises inc. (פורסמה באתר נבו, www.nevo.co.il), אליה הפנתה המתנגדת נקבע כי:

"בנוסף לכך, חשוב לזכור כי גם כאשר נמחק סימן מן הפנקס או אפילו לא נרשם בו, עדיין אין הדבר מצביע על היעדר זיקה קניינית בינו ובין בעליו. מוכרת בשיטת משפטנו זכות המוניטין כפי שהיא מגולמת בסימן מסחר שאינו רשום."

36. בנסיבות שלפני עלה בידה של המתנגדת להראות כי עשתה שימוש בסימן "חמצוצים" החל משנת 2005. ראיות המתנגדת שהוגשו במסגרת ההליך ולא הופרכו על ידי המבקשת שכנעוני כי הציבור הרלבנטי או לפחות חלק ממנו מזהה את הסימן עם המתנגדת. אף אם קבעתי כי המתנגדת לא הוכיחה כי הסימן הפך למוכר היטב, שהרי שוכנעתי כי סימן המתנגדת רכש אופי מבחין במידה מסוימת אשר יש בה כדי למנוע רישומו של הסימן המבוקש נוכח חשש להטעיה.

37. עוד שוכנעתי, כי המבקשת לא עשתה שימוש כלשהו בסימן המסחר "חמצוצים". המבקשת אף מעולם לא פעלה לפרסם את סימן המסחר "חמצוצים" ואף העידה כי אין צורך בכך. (לטענתה: "המוצר מדבר בעד עצמו"- עמ' 57 לפרוטוקול הדיון). המבקשת הסבירה את רצונה לרשום את הסימן על שמה בכך שקהל הלקוחות והספקים מכירים את מוצריה כך. מעבר לאמירת העד מטעם המבקשת לא נמצאו תימוכין לטענה זו. עוד העיד מר וקסמן מטעם המבקשת כי לא פנתה לחברה המתנגדת בדרישה כי תחדל מן השימוש שהיא עושה בסימן (עמ' 62 לפרוטוקול הדיון).

38. בנוסף, המבקשת אף לא הראתה כי הציבור זיהה או מזהה אותה או את מוצריה עם הסימן "חמצוצים". מוצריה נמכרים בתפזורת תחת סימן מסחר אחר לגמרי ("הממתקים של וקסמן, ממתקים שילדים אוהבים"). המבקשת אף פעלה לרישום סימן המסחר הנ"ל והגישה ארבע בקשות לרישום סימן המסחר, אחת בשנת 1997 ושלוש בשנת 2005. הסימנים המבוקשים קובלו ונרשמו בפנקס (סימנים 111883, 177563, 177564, 177565). הסברי המבקשת לכך שלא מצאה לנכון להגיש בקשה לרישום הסימן "חמצוצים" עד לשנת 2007 (ראה סעיף 23 (ד) בהחלטה זו) לא הניח את דעתי.

39. אם כן, אני מקבלת את טענת המתנגדת כי אין לרשום את הסימן בשל כך שרישומו עלול להטעות את הציבור. לאור מסקנתי דלעיל, מתייתר הדיון בעילת ההתנגדות "תחרות בלתי הוגנת" הכלולה אף היא בסעיף 11(6).

40. לנוכח המסקנה אליה הגעתי ההתנגדות מתקבלת. המבקשת תשלם למתנגדת הוצאות בסך 7,000 ₪ הכולל מע"מ כדין בתוך 14 יום ממועד מתן החלטתי זו. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית החל ממועד החלטה זו ועד תשלומו בפועל.
5129371
54678313יערה שושני כספי
פוסקת בקניין רוחני
ניתן בירושלים ביום 24 נובמבר 2011
כ"ז חשון תשע"ב

סימוכין: 871-99-2011-001833
רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר
1








רשם הפטנטים / גורי יבוא והפצה בע"מ נ' אליאס וקסמן בע"מ (פורסם ב-ֽ 24/11/2011)