פסקי דין על המבקשת: | פסקי דין על המשיבים השיבו כי אינם יודעים ואילו 12.8% השיבו כי לשם אין כל יחודיות וכי השם אינו אומר להם דבר. עורכי הסקר אשר סיכמו את הממצאים סיווגו את אותם 31% כמשיבים שציינו "אסוציאציה כללית" ואשר לא קישרו בין הסימן לבין ייצור המשקה בירושלים. סבורה אני כי נכון י...

10959/05     30/05/2013




עין גדי קוסמטיקס בע"מ





בקשה לרישום סימן מסחר 235163 "spirit of jerusalem"
עין גדי קוסמטיקס בע"מ
המבקשת:
ע"י ב"כ משה ש. גולדברג ושות', עו"ד
ה ח ל ט ה

1. בפני
בקשה לרישום סימן המסחר "spirit of jerusalem" בגין משקאות כוהליים (למעט בירה), בסוג 33, (להלן "הסימן"). הבקשה הוגשה ביום 24.01.2011.
2. ביום 20.11.2011 שלחה מחלקת סימני המסחר ברשות הפטנטים הודעה למבקשת לפיה היא צריכה להמציא היתר מהוועדה לאישור השם ירושלים (להלן: "הוועדה") לאישור השימוש בשם ירושלים. בתשובתה להודעה האמורה טענה המבקשת כי עיסוקה של הוועדה בעבירות פליליות הנובעות משימוש בשם ירושלים ואינה מתיימרת להחליף את הרשם בבחינת כשירות הרישום של סימני מסחר. כן הוסיפה המבקשת וטענה כי הסימן אינו גורם לצרכן לחשוב שהמוצר נושא הסימן מיוצר בירושלים.
3. ביום 30.4.2012 נשלחה הודעת השגה נוספת למבקשת שעל פיה הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום לאור הוראות סעיף 8(א) וסעיף 11(10) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה") בהיותו סימן תיאורי הנותן מידע על מהות הסחורה. הבוחנת מוסיפה, שאף אם הסימן אינו מתייחס לירושלים כמקור הטובין אז יש להפעיל את ההשגה על פי סעיף 11(12) לפקודה כי מקור המשקה אינו מהאזור הגיאוגרפי הכלול בסימן.
4. ביום 13.11.2012 התקיים דיון בפני
על פי בקשת המבקשת. בעקבות הדיון הגישה המבקשת ביום 13.2.2013 סקר שנערך מטעמה, כמתואר להלן. בדיון המבקשת טענה באמצעות בא כוחה, כי הסימן אינו מתאר אלא אסוציאטיבי. הסימן spirit of jerusalem אינו מזכיר אלכוהול אלא רוחניות ודתיות בלבד. הבחינה של הסימן אם הוא תיאורי או לאו, צריכה להיעשות כמקשה אחת ולא תוך פירוק הסימן לחלקיו, שכן הצרכן קולט תמונה אחת של הסימן ואינו יורד לפרטי פרטים. הרעיון המרכזי של סימן זה הוא רוח ירושלים והקשרו דתי ורוחני ולאו דווקא אלכוהולי. עוד טענה המבקשת שאף אם המילה spirit יכולה להשתמע לשני פנים, אלכוהול ורוח, הכוונה של הסימן אינה כי ירושלים הנה מקור ייצור היין (פרוטוקול עמ' 6 שורות 11-13).
5. המבקשת מסתמכת לעניין זה על ע"א 10959/05 tea board נ' delta lingerie s.a.of cachan, פורסם בנבו (2006), להלן : "ענין דלתא" ,שם נקבע, כי כאשר אין האזור הגיאוגרפי ידוע במוניטין מסוים לגבי אותם טובין לא ניתן ליחס לסימן משמעות גיאוגרפית. המבקשת טוענת שהמוצר אינו בהכרח מיוצר בירושלים לכן הוא לא יכול להיחשב כתיאורי, כמו כן לירושלים אין מוניטין של יצירת יין (פרוטוקול עמ' 7 שורה 14) ומשמעות הסימן אינה גיאוגרפית, על כן סעיף 11(11) וסעיף 11(12) אינם חלים עליו.
6. לשיטת המבקשת ההגדרה של ציון גיאוגרפי נלקחה מחוק כינויי המקור. המטרה שלה היא כי הצרכן יזהה את המקור של אותו מוצר על פי איכותו או תכונותיו של אותו אזור. לא מספיק שיהיה מקום שמוגדר על המפה אלא שהמקום צריך שיהיה בעל מוניטין לגבי אותו מוצר (פרוטוקול עמ' 12 שורה 2). ירושלים אינה ידועה כבעלת מוניטין לגבי תעשיית האלכוהול. כלומר השם יכול להיות נכון לגבי כל מוצר ולאו דווקא משקאות כוהליים, כי הכוונה במילהspirit אינה בהכרח למשקה אלכוהול. המשמעות הרגילה של אותו סימן אינה גיאוגרפית כלל. הסימן spirit of jerusalem טוענת המבקשת, אינו מעביר את המסר שהמוצר מיוצר בירושלים. (פרוטוקול עמ' 15 שורה 25-27).

דיון
א. משמעות הסימן
7. מקובלת עליי טענת המבקשת כי סימן מסחר ייבחן כמכלול אחד וזאת כדי לעמוד על משמעותו ועל טיבו, במיוחד ביחס למוצרים או לשירותים בגינם מתבקש רישומו. פירוק הסימן לרכיבים ייעשה לעתים כשהדבר מתבקש מטיבו של הסימן, כגון, אם כולל הוא רכיבים מקובלים במסחר או רכיבים דומיננטיים במיוחד וזאת בשלב השני של בחינתו. (ראה עניין ע"א 1677/05 deutsche telecom agנ' e! entertainment television (פורסם בנבו, 29.6.2006) ורע"א טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ ואח', פ"ד נז(2) 438, ע"ר 21488-05-11 eveready battery company inc נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני מסחר, פס' 14 (פורסם בנבו, 8.12.2012) (להלן: עניין "free your skin").
8. לעניין זה ראה גם את דבריה של כב' השופטת ד' ברלינר בע"א 2673/04 קופי טו גו שיווק (1997) בע"מ נ' ישראל שקד (פורסם בנבו 15.04.2007):
"על רקע האמור לעיל יש לבחון את הסימן שבמחלוקת, כאשר הדגש הוא על כך שלא המילה "coffee" בפני
עצמה עומדת על הפרק, ואפילו לא המילים "to go", אלא השילוב בין כל שלוש המילים גם יחד. השאלה היא אם שילוב זה הוא שילוב "מתאר" כמשמעו בסעיף 11(10) הנ"ל. כאמצעי עזר, המהווה שלב בלבד בדרך לתשובה, ניתן לבחון את מרכיביו הנפרדים של הסימן לעניין התיאוריות שבהם."
9. לענייננו מדובר בסימן הכולל דו-משמעות או מעין משחק מלים בהקשר של משקאות אלכוהוליים, שהרי ניתן לתרגמו לעברית הן כ"רוחה של ירושלים" והן כ"אלכוהול מירושלים".

ב. המסגרת הנורמטיבית
10. ארבע הן עילות אי הכשירות שיש לבחון ביחס לסימן המסחר שבפני
י:
11. סימנים אלה אינם כשרים לרישום:
...
(6א) סימן הכולל ציון גאוגרפי לענין טובין שמקורם אינו באזור הגאוגרפי המצוין, אם יש בציון הגאוגרפי כדי להטעות ביחס לאזור הגאוגרפי האמיתי של מקור הטובין;
...
(10) סימן המורכב מספרות, אותיות או מלים, הנוהגות במסחר לציונם או לתיאורם של טובין או סוגי טובין או הנוגעות במישרין למהותם או לאיכותם, זולת אם הוא בעל אופי מבחין כמשמעותו בסעיפים 8(ב) או 9;
(11) סימן שמשמעותו הרגילה גיאוגרפית או שם משפחה, אם אינו מוצג בדרך מיוחדת, זולת אם הוא בעל אופי מבחין כמשמעותו בסעיפים 8(ב) או 9;
(12) סימן המזהה יין או משקה אלכוהולי הכולל ציון גאוגרפי, אם מקורו של היין או המשקה האלכוהולי אינו באותו אזור גאוגרפי;
11. הגדרת המונח "ציון גיאוגרפי" עוגנה בפקודת סימני המסחר לאחר הצטרפות ישראל להסכם הטריפס וזאת במסגרת תיקוני החקיקה לאימוץ ההסכם בחקיקה הישראלית (חוק לתיקון דיני הקניין הרוחני - התאמה להוראות הסכם הטריפס, התשנ"ט-1999, ס"ח תש"ס מס' 1721 מיום 30.12.1999 עמ' 48). כעולה מהצעת החוק שעמדה בבסיס תיקון חקיקה זה (פורסמו בה"ח 2819, י"ד באב התשנ"ט, 27.7.1999) שני מרכיבים מצטברים צריך שיתממשו כדי להגדיר ציון גיאוגרפי: "שימוש בציון המזהה מוצר מסוים כמוצר שמקורו מאותו מקום, וזיקה בין מוניטין או תכונה אחרת של המוצר הרלוונטי לאותו אזור גיאוגרפי" (ראה דברי ההסבר להצעת החוק (עמ' 535). זאת ועוד, ציון גיאוגרפי "יכול להיות גם התייחסות סימלית יותר למקום מסוים" (שם, שם).
12. עילות אי הכשירות לעיל מתייחסות לשתי חלופות עובדתיות שונות - הראשונה, כאשר הציון הגאוגרפי הינו נכון, דהיינו הטובין אכן מיוצרים באותו מקום גיאוגרפי כפי שמשתמע מן הציון הגיאוגרפי; השנייה, כאשר הציון הגיאוגרפי אינו נכון, דהיינו הסימן כולל ציון גיאוגרפי אך הטובין מיוצרים במקום אחר. לכל קבוצה דינים משלה.
13. בענייננו המבקשת לא החליטה האם בכוונתה לייצר את המשקאות האלכוהוליים בירושלים, אם לאו. בנסיבות אלה יש לבחון את כשירות הסימן לרישום על פי שתי החלופות לעיל.
ג. הסקר כראייה
14. בתמיכה לטענתה כי אין הציבור מקשר בין הסימן המבוקש לרישום לבין ירושלים כמקום גיאוגרפי או כציון גיאוגרפי הגישה המבקשת ביום 11.2.2013 סקר שנערך על ידי חברת מדגם ייעוץ ומחקר בע"מ. כעולה מן הממצאים שהוגשו, נערכו למעשה שני סקרים, סקר אינטרנטי בקרב 507 מרואיינים ישראליים, וסקר שטח בקרב 101 תיירים דוברים אנגלית, המבקרים בישראל.
15. הסקר הוגש ללא תצהיר תומך או חוות דעת מומחה כנדרש על פי סעיף 67 לפקודה ומהווה למעשה מכתב של עורכת הסקר בדבר עריכתו. כמו-כן לא הוגשו השאלונים חומרי הגלם אשר עמדו ביסוד ממצאי הסקר, אשר היו מאפשרים לבקרו בצורה מעמיקה יותר (ראה ת"א (מרכז) 31706-01-12 דן דיזיין סנטר בע"מ ואח' נ' ב.ר.א.פ. ייזום פרויקטים בע"מ ואח', פס' 10 (פורסם בנבו, 19.6.2012), להלן: "עניין דן דיזיין סנטר"). כבר מטעמים אלה לא ניתן לייחס לסקר משקל ראייתי רב.
16. פגם נוסף שנפל בסקר הינו אופן ניסוח השאלה. לעניין זה נקבע בעניין דן דיזיין סנטר כי על השאלה להיות ברורה וחד משמעית:
"אך ברור הוא כי על מנת להבטיח את אובייקטיביות הסקר, על השאלות להיות מנוסחות באופן ברור ונהיר, ללא הטיות, השאלות צריכות להיות קצרות וענייניות, יש להמנע מהבלטה ואף מרמיזה על התשובה הרצויה, ואין לשאול שאלות מדריכות שיובילו את הנשאל אל התשובה הרצויה למזמין הסקר. כך גם יש לאפשר לנשאל להודות כשאין בפיו תשובה לשאלה (ראו לעניין זה: פרידמן בספרו הנ"ל, בעמ' 234). במיוחד יש להקפיד על הדרישות הללו כאשר למזמין הסקר יש אינטרס מובהק בתוצאותיו."
17. בענייננו, שאלת הסקר שהוצגה למרואיינים הייתה כדלהלן: "אילו היית רואה משקה ליקר ששמו "spirit of jerusalem", מה לדעתך היה הייחוד שלו? מה spirit of jerusalem אומר לך בהקשר זה?"
18. שאלה זו התייחסה למשקה מסוג ליקר ולא ליינות וזאת למרות שפרטת הסחורות המבוקשת על ידי המבקשת לא הוגבלה לליקר בלבד. הזיקה בין מקום הייצור לבין איכות הטובין חזקה במיוחד ביין וחלשה יותר במשקאות אלכוהוליים אחרים (ראה לעניין זה ראה פסקה 53 להחלטה בעניין התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 157792 "יקב הגליל" (לא מעוצב) והתנגדות לסימן מסחר מס' 146938 "יקב הרי גליל" (לא מעוצב) יקב הגליל יוסף גולד ובניו בע"מ נ' יקב הרי גליל (פורסמה בנבו, 13.8.2008) (להלן: "עניין יקב הגליל").
19. לא רק שהשאלה הורכבה למעשה משתי שאלות עוקבות, אלא שנוסחה היא באופן כללי ולא ברור. אין זה פלא כי לפחות 31% ממשיבי הסקר האינטרנטי לא הבינו את השאלה ולא הצליחו להשיב עליה. כך 18.5% מהמשיבים השיבו כי אינם יודעים ואילו 12.8% השיבו כי לשם אין כל יחודיות וכי השם אינו אומר להם דבר. עורכי הסקר אשר סיכמו את הממצאים סיווגו את אותם 31% כמשיבים שציינו "אסוציאציה כללית" ואשר לא קישרו בין הסימן לבין ייצור המשקה בירושלים. סבורה אני כי נכון יותר היה לסווג את אותם משיבים כמרואיינים שכלל לא הבינו את שאלת הסקר ולהחריג אותם מאחוז המשיבים שלא קישרו בין הסימן לבין ירושלים כמקום גיאוגרפי. זאת ועוד, נסקר אחד השיב שהייחוד בסימן הוא "משחק מלים", וניתן להניח כי היה מודע היו לכך שיש לסימן גם משמעות גיאוגרפית ורבים אחרים התייחסו לטעמו של המשקה או למידה בה השם מוצא חן בעיניהם. גם בתשובות אלה יש כדי להעיד כי השאלה נוסחה באופן כה רחב, עד כי הסקר פספס את מטרתו.
20. על פי האמור בסקר 23.1% קישרו בין הסימן לבין דת או רוחניות, מתוכם לגבי 7.3% צוין כי השיבו "מאפיין את ירושלים/רוחניות ירושלים (לא מבחינת מקום ייצור)". בהעדר פרטים נוספים, לא ברור האם ההבהרה בסוגריים הוספה על ידי עורכי הסקר כפרשנות מאוחרת של דברי המשיבים או על ידי המשיבים עצמם. 15% נוספים ממשיבי הסקר ציינו את ירושלים או סביבתה כמקום הייצור של המשקה. 9.5% נוספים קישרו את המוצר לירושלים ותשובותיהם היו "משקה של ירושלים/ייחודי לירושלים", "נמכר רק בירושלים" וכו'. תשובות אלו סוכמו בידי עורכי הסקר כ"קשור/ייחודי לירושלים שאינו קשור למקום ייצור". 7% נוספים סברו ששמו של המשקה מעיד על כך שהוא יוצר בישראל.
21. בסקר שבוצע בקרב תיירים הוצגה שאלה זהה. יש להניח כי השאלה הוצגה בשפה האנגלית אך הדבר אינו משתקף בתוצאות הסקר שהוגשו. בסקר זה כ-7% השיבו שהמוצר מיוצר בירושלים, ו-11% נוספים שהוא מיוצר בישראל, 4% נוספים סברו שהוא "מאפיין את ירושלים". גם בסקר זה אחוזים ניכרים מן הנשאלים (כ-15%) ציינו שאינם יודעים או שאין לשם ייחודיות ואחרים שאינם אוהבים את השם (כ-10%). מכאן עולה כי אחוז ניכר מהמשיבים לא הבינו את השאלה. עוד עולה מהתוצאות הללו כי 22% מהמשיבים קישרו בין שמו של המשקה לבין מקום גיאוגרפי ומתוכם מחצית קישרו לירושלים והמחצית השנייה לישראל.
22. על פי דברי ההקדמה בסקר, סיכמו עורכי הסקר את הממצאים בכך ש- 85% מהנשאלים בסקר האינטרנטי לא קישרו בין הסימן לבין יצור המשקה אלכוהולי מסוג ליקר בירושלים לעומת 93% מהנשאלים בסקר השטח. מן האמור לעיל עולה כי ניתוח זה של תוצאות הסקר אינו מדויק וזאת לנוכח העובדה שתשובות רבות המתייחסות לירושלים סוכמו ככאלה שאינם קשורות למקום גיאוגרפי וזאת מבלי שיובהר מהו הבסיס למסקנה זו.
23. זאת ועוד, למרות שהסימן נתבקש לרישום בגין כלל המשקאות האלכוהוליים (למעט בירה), הסקר נערך לגבי ליקר בלבד ולא לגבי יין. אשר להבדל בין ליקר ויין, ההבדלים באופן הייצור של שני סוגי המשקאות משליכים גם על ההתייחסות השונה באשר למקום ייצורם וחשיבותו. ליקר הינו "שם כולל למין מיוחד של משקאות חריפים ומתוקים המכילים כהל" (מילון אבן שושן בשישה כרכים, 2003, כרך שלישי עמ' 841), לעומת יין שהוא "משקה משכר (מכיל כהל) העשוי ממיץ ענבים שתסס. מיני היינות שונים לפי טיב הענבים שמהם הוכנו ולפי שיטת ההכנה..." (שם, כרך שני עמ' 695). ראה גם ההגדרה המילונית למלה ליקר בשפה האנגלית liquor "strong distilled alcoholic beverage (as whiskey, rum) rather than a fermented one (as wine, beer) (webster's third new international dictionary p.1319. ". מן האמור עולה כי הנסקרים נשאלו דווקא על אותם משקאות המקושרים פחות למקום ייצורם.
24. מן הניתוח לעיל עולה כי סיכום הסקר אינו מדויק, כי לא ניתן לייחס לסקר משקל רב בשל הפגמים בעריכתו ובאופן הגשתו, וכי הממצאים אף אינם תומכים בעמדת המבקשת.
ד. כשירות הסימן לרישום כאשר הטובין אינם מיוצרים בירושלים
25. שלושה הם הסעיפים הרלוונטיים למצב דברים בו סימן כולל ציון גיאוגרפי, אך הטובין אינם מיוצרים באותו מקום ואלה הם סעיפים 11(6א), 11(11) ו-11(12) לפקודה. במבט ראשון נראה כי סעיף 11(6א) מחיל הסדר כללי ביחס לכל הטובין והשירותים ואילו סעיף 11(12) מתייחס באופן פרטני למשקאות אלכוהוליים. אולם עיון מדוקדק בהוראות אלה מביאנו למסקנה שאין הדבר כך.
סעיף 11(6א) לפקודה
26. סעיף 11(6א) לפקודה קובע כי סימן הכולל ציון גיאוגרפי שאינו נכון ואשר יש בו כדי להטעות ביחס לאזור הגיאוגרפי האמיתי של מקור טובין אינו כשיר לרישום. סעיף זה מאמץ את הוראות סעיף 22.3 להסכם הטריפס, הקובע כדלקמן:
"a member shall, ex officio if its legislation so permits or at the request of an interested party, refuse or invalidate the registration of a trademark which contains or consists of a geographical indication with respect to goods not originating in the territory indicated, if use of the indication in the trademark for such goods in that member is of such a nature as to mislead the public as to the true place of origin."
27. כעולה בבירור מלשון האמנה והפקודה, מטרת ההוראה הינה למנוע את הטעיית הציבור. ראה לעניין זה nuno pires de carvalho, the trips regime of trademarks and designs, kluwer law international,, (2006), בעמ' 371 - 372:
"the refusal or invalidation affects those marks the use of which is of such a nature as to mislead the public. therefore, the ground for refusal or invalidation is the potential or actual misleading of the public.
...
the likelihood that consumers may be misinformed about the true origin of certain good is enough to support a decision to refuse or invalidate a registration (as well as preventing the use) of trademark"
28. מספיקה דרגה של סבירות ההטעיה כדי לסרב את הרישום וודאי כי אין צורך בוודאות. סעיף זה אינו מונע רישום סימן אשר כולל שם גיאוגרפי אלא סימן אשר הציון הגיאוגרפי שכלול בו עלול להטעות את הציבור לחשוב שמקור אותם טובין מאותו אזור גיאוגרפי.
29. כאשר אין למקום הגיאוגרפי מוניטין ביחס לטובין מסוימים והשימוש בציון הגיאוגרפי שרירותי בלבד יותר שימוש כזה. לא כך אם המקום הינו בעל מוניטין או יוקרה, שאז אלה עלולים בכל זאת לגרום להטעיה של הציבור (ראה לעניין זה ספרו של המלומד nuno pires de carvalho עמ' 381 פסקה 22.17)
30. חשוב להדגיש כי על פי לשון הסעיף, די בכך שהסימן כולל ציון גיאוגרפי ואין חובה כי הסימן מהווה כל-כולו ציון גיאוגרפי (או בלשון ההסכם "contains or consists"). באופן זה מורה לנו המחוקק לפרק את הסימן לגורמיו ולבדוק האם אחד מהם הינו ציון גיאוגרפי אם לאו. נראה כי לשון הסעיף מחמירה עם המבקשת שכן די בהימצאותו של הציון הגיאוגרפי בין רכיבי הסימן כדי לפסול אותו לרישום, במידה ומתקיימים יתר תנאי הסעיף.
31. נראה כי "ירושלים" הינה לכל הפחות מקבילה ל"מדריד" ביחס למשקאות אלכוהוליים. דהיינו, גם אם נקבל את טענת המבקשת כי אין לירושלים מוניטין ביחס למשקאות אלכוהוליים או חלקם, הרי שדי במוניטין שיש לה כדי לגרום לפחות לחלק מן הציבור להניח כי המשקאות מיוצרים בירושלים או בקרבתה.
32. לנוכח האמור אין מנוס מלפסול את הסימן לרישום לכל הפחות ביחס לטובין שאינם מיוצרים בירושלים.
סעיף 11(12) לפקודה
33. גם אם היה ספק כלשהו בשאלת ההטעיה כתוצאה משימוש בסימן מסחר הכולל את הציון הגיאוגרפי "ירושלים" ביחס למשקאות אלכוהוליים שאינם מיוצרים בירושלים, הרי שאין ספק כי הסימן פסול לרישום לאור הוראות סעיף 11(12) לפקודה.
34. סעיף 11(12) אשר התווסף לפקודה אף הוא בעקבות הסכם טריפס (ראה סעיף 23.2 להסכם), קובע הסדר ספציפי לעניין יינות ומשקאות אלכוהוליים אחרים. סעיף זה קובע, למעשה, חזקה שאינה ניתנת לסתירה כי סימן הכולל ציון גיאוגרפי כאשר המוצר אינו מיוצר באותו מקום גיאוגרפי לעולם יהא מטעה ולפיכך פסול לרישום.
35. דהיינו, בשונה מסעיף 11(6א) שם נדרשת מידה כלשהי של הסתברות להטעיה של הציבור, סעיף 11(12) קובע מניה וביה כי כאשר עסיקנן ביין או משקה אלכוהולי אחר, לעולם תהיה הטעיה (ראה התנגדות לרישום סימן מסחר 157792 והתנגדות לרישום סימן מסחר 146938 יקב הגליל יוסף גולד ובניו בע"מ נ' יקב הרי גליל, פס' 55 (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 2008), וכן בקשה לרישום סימן מסחר 197103 jerusalem winery , אטיפוד השקעות בע"מ, פס' 20 (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 31.1.2013), להלן: "עניין jerusalem winery").
36. לעניין זה יודגש עוד כי כאשר הטובין אינם מיוצרים בירושלים לא יסייע בידי המבקשת הסקר אותו הגישה בדבר הבנת הציבור את סימנה, שכן, כמובהר לעיל, אין סעיף 11(12) מאפשר את רישום הסימן במקרה זה, בין אם הוכח העדר הטעיה ובין אם לאו.
37. לעניין פרשנותו של סעיף 11(12) טענה המבקשת בפני
י כי לנוכח העובדה שמשמעותו של הסימן אינה ציון גיאוגרפי, אלא שמדובר בסימן "אסוציאטיבי מובהק", כלשונו, הרי שאין מקום להחיל את הוראת הסעיף על ענייננו. לטענתה, סעיף 11(12) האוסר לכלול ציון גיאוגרפי בסימן מסחר, כאשר המשקה האלכוהולי מיוצר במקום אחר, מתייחס לציון גיאוגרפי כפי שהוא מוגדר בסעיף 1 לפקודה, דהיינו:
"ציון המזהה בישראל טובין כטובין שמקורם באזור גאוגרפי מסוים שהוא מדינה חברה, אזור או חבל ארץ בה, אם ניתן לייחס תכונה מסוימת, מאפיין מסוים או מוניטין של הטובין, בעיקר לכך שמקורם באותו אזור גאוגרפי"
38. לאור העובדה שמשמעות הסימן אינה ציון גיאוגרפי גרידא אלא עסקינן בסימן אסוציאטיבי, כלשון ב"כ המבקשת, הרי שאין תחולה להוראות סעיף 11(12) לפקודה. טענה דומה הועלתה בפני
כב' הרשם בעניין jerusalem winery לעיל, שם מצא כב' הרשם לדחותה מן הטעם שלא הוצגו בפני
ו ראיות מבוססות לכך שהשימוש בשם ירושלים לא ייחשב ציון גיאוגרפי בקשר עם יין או משקה אלכוהולי.
39. גם בפני
י לא הוצגו ראיות כלשהן לעניין זה. עם זאת, כשלעצמי, תוהה אני האם ניתן בהקשרו הצר של סעיף 11(12) לפקודה להמציא ראיות כלשהן אשר יהיה בהן כדי לשכנע כי מקום גיאוגרפי שריר וקיים אינו משמש כציון גיאוגרפי. בשונה מן הדוגמאות שהביא ב"כ המבקשת בדיון בפני
י, של מקומות דמיוניים, כגון נרניה או ארץ- לעולם-לא, מקומות גיאוגרפיים הקיימים על מפת עולם, אם מוכרים הם בישראל במידה כלשהי, נושאים עימם עולם אסוציאציות, דימויים ומוניטין, אשר ניתן בדרך כלל לקשרו לתחום היין והאלכוהול.
40. ייתכן כי חריג לכך הינם אותם מקומות משוללי תעשייה או מלאכה כגון פסגות של הרים, כדבריו של א. ח. זליגסון בספרו "דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם", בעמ' 42 (תשל"ג - 1973). עם זאת, יש לזכור כי דברים אלה שנאמרו על ידי המלומד זליגסון בהקשר של סעיף 11(11) לפקודה נאמרו בטרם נחקקו סעיפים 11(6א) ו-11(12) לפקודה ואינם מתייחסים אליהם. עוד יש לזכור, כי מטרת חקיקתו של סעיף 11(12) לפקודה הייתה להקנות הגנה יתרה למשקאות אלכוהוליים וגם כי סעיף 11(6א) בא להוסיף על האמור בסעיף 11(11).
41. ואולם נראה כי נוסחה של הפקודה תומכת בפרשנות הצרה המוצעת על ידי המבקשת. נראה כי בהקשר זה כדאי לשוב לדוגמא של nuno pires de carvalho המוצגת בעמ' 380 - 381 לספרו. באותו עניין טוען המחבר כי המקום הגיאוגרפי "מדריד" ליינות לא יהיה כשיר לרישום על פי הוראות סעיף 22.3 להסכם טריפס (המקביל לסעיף 11(6א)), בעוד שהוראות סעיף 23.3, המקביל לסעיף 11(12) לא תמנענה את רישומו:
"for example, the word "madrid" for wine might lead uninformed consumers in other countries to believe that the wine thus designated comes from the spanish capital, even if the climate and the soil of madrid are not known as having lent some special characteristic to any wine therein produced. because madrid is not a geographical indication identifying wines, article 23.2 would not apply. however, article 22 of the trips agreement is not only about geographical names but about geographical indications, that is, about all sorts of signs that have a geographical implication. "madrid", therefore, if registered as a trademark for designating wine produced in, say, a foreign country, would "contain [...] a geographical indication with respect to goods not originating in the territory indicated." actually, article 22.3 extends to indications that do not correspond necessarily to an actual place of origin, but rather to an imaginary one."
42. במלים אחרות, על פי דברי המלומד לעיל גם אם יוכח כי לירושלים אין כל מוניטין מיוחד לייצור יין או משקאות אלכוהוליים אחרים, עדיין יהיה הסימן פסול לרישום בהיותו מטעה לגבי מקור הטובין לפי סעיף 11(6א) לפקודה, במידה והמשקאות אינם מיוצרים בירושלים.
43. סבורה אני כי לא ניתן לנתק בין המוניטין של העיר ירושלים בכל הקשור לרוחניות או קדושה לבין ייצור יין. ראשית, ידוע כי קיימים בתחומיה המוניציפאליים של ירושלים יקבים (ראה, בין היתר, החלטת הרשם בעניין jerusalem winery, בעמ' 4). שנית, מן המפורסמות הוא שהדתות היהודית והנוצרית, אשר ירושלים קדושה לשתיהן, רואות בשתיית היין מצווה או פולחן דתיים. לפיכך גם אם המוניטין של ירושלים אינו נובע דווקא מתנאי אקלים השוררים בה הנחשבים מיטיבים לגידול ענבים, הרי שקדושתה של העיר והמוניטין שרכשה לעצמה מספיקים כדי להפוך אותה לציון גיאוגרפי בהקשר של יינות ומשקאות אלכוהוליים אחרים. זאת ועוד, כפי שעולה מדברי ההסבר להצעת החוק ההתיחסות למקום הגיאוגרפי יכולה להיות גם סמלית יותר.
44. לנוכח התוצאה אליה הגעתי, לא מצאתי מקום לדון בשאלה האם הוראות סעיף 11(11) לפקודה מונעות אף הן את רישום הסימן בחלופה זו לפיה הטובין אינם מיוצרים בירושלים.
ה. כשירות הסימן לרישום כאשר הטובין מיוצרים בירושלים
45. גם כאשר ציון או מקום גיאוגרפי המהווה חלק מהסימן הינו נכון תוגבל כשירותו לרישום של הסימן בהתאם לסעיפים 11(10) ו-11(11) לפקודה וזאת בשל ההנחה כי הוא חסר אופי מבחין, מתאר או מקובל במסחר.
46. סעיף 11(10) קובע כי סימן המורכב ממלים, הנוהגות במסחר לציונם או לתיאורם של הטובין או הנוגע במישרין למהותם או לאיכותם, לא יוקנה לאדם אחד ולא יופקע מנחלת הכלל, זולת אם רכש הסימן אופי מבחין (ראה, בין היתר, עניין "free your skin" פסקה 13). סימן המתאר את איכות הטובין או משבח אותם בכך שהוא מאמץ לעצמו את התכונות והמוניטין שצבר המקום הגיאוגרפי שבו הוא מיוצר, לא יהיה כשיר לרישום (בקשת רישום סימן מסחר מס' 162606 יקבי עמק האלה, יקבי עמק האלה (עדולם) בע"מ, פס' 7, פורסם באתר רשות הפטנטים, 19.12.2006), להלן: "יקבי עמק האלה").
47. לעומתם, סימנים מרמזים, שרירותיים או דמיוניים ניתנים לרישום (לעניין ציר התיאוריות, ראה ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה(1997) בע"מ-עיתון "משפחה" נ' אס.בי.סי. פרסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ - עיתון "משפחה טובה", פ"ד נה(3) 933, פס' 12).
48. כפועל יוצא מכך, אם השם הגיאוגרפי המהווה חלק מן הסימן נבחר באופן שרירותי, כך שברור לצרכן שאין נעשה בו שימוש תיאורי או משבח במסגרת אותו סימן ביחס לטובין או לשירותים, אז כשיר הסימן לרישום.
49. באופן זה אישרה ערכאה זו את רישום הסימן carmel בגין רכיבים אלקטרוניים (infineon techonolgies ag נ' אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון, התנגדות לרישום סימני מסחר מספר 120949 ו-120950 "carmel" (לא מעוצב), (פורסמה בנבו, 9.10.2003). מנימוק זה אישר בית המשפט העליון גם את רישום הסימן darjeeling ביחס למוצרי הלבשה בקובעו:
"המערערת אכן עושה שימוש בשם דרג'לינג לציון המקום הגיאוגרפי ממנו באים עלי התה שהיא מייצרת. אלא שעובדה זו אינה משליכה על הנתק הגמור בין מוצרי המשיבה לאותו מקום. לעומת זאת, המשיבה אינה משתמשת בשם לצורך זה, ואין כל קשר בין המוצר למיקום. לפיכך, [...] יש להתיר לה את השימוש בסימן." (ע"א 10959/05 tea board, india נ' delta lingerie sa (פורסם בנבו, ...פסקה 24, ההדגשה אינה במקור, להלן: "עניין דרג'לינג").
50. בענייננו איני סבורה כי קיים אותו "נתק מוחלט" בין המקום לבין הטובין עליו הצביעה כב' השופטת ברלינר בעניין דרג'לינג. עניין זה אף עולה מממצאי הסקר שהוגש, אשר מראים כי אחוז ניכר מהציבור אינו מתייחס לסימן כסימן שרירותי.
51. ב"כ המבקשת טען בפני
י כי עסקינן בסימן מרמז ולא בסימן מתאר. ההבחנה בין סימנים מתארים לסימנים מרמזים נעוצה ברגע המחשבה אשר נדרש לצרכן כדי להבין את הקשר בין הסימן לבין הטובין הנושאים אותו. בענייננו עושה המבקשת שימוש בדו-משמעות של המילה spirit (רוח ומשקה אלכוהולי). עם זאת, עצם קיום שתי משמעויות לסימן אינה הופכת אותו לסימן מרמז לסוג הטובין המבוקש ואף היא עלולה להקשות על רישום הסימן. העובדה כי לסימן שתי משמעויות, אשר אחת מהן תיאורית לגבי טובין מסוימים והשנייה מרמזת,אינה מורידה מרמת תיאוריות הסימן לגבי אותם טובין (בקשה לרישום סימני מסחר מס' 171183-7 the coca-cola company (a delawary corporation) "do what feels good", פס' 56, (פורסם באתר רשות הפטנטים, 6.3.2006). ישנה אפשרות כי חלק מן הצרכנים הישראליים , אשר אינו דובר אנגלית לא יזהה את המשמעות התיאורית של הסימן, אלא דווקא את המשמעות המרמזת, במיוחד לאור העובדה שהמלה המשמשת לציון משקאות אלכוהוליים הינה בדרך כלל המילה spirits ולא המלה spirit (ראה מילון merriam-webster).
52. הצירוף המבוקש לרישום מצביע על קשר עם העיר ירושלים ועם הקדושה המיוחסת לה. יין אף הוא מקושר, בין היתר, לדת ולרוחניות והוא משמש לקידוש בטקסים דתיים שונים ובדתות שונות (ראה, בין היתר, בקשות מתחרות לרישום סימן מסחר מס' 197103, 198634 ו-198635 אנטיפוד השקעות בע"מ ויקבי ירושלים אגודה חקלאית שיתופית בע"מ "jerusalem winery" פס' 19, (פורסם באתר רשות הפטנטים, 28.4.2011).
53. לאור האמור הסימן המבוקש לרישום "spirit of jerusalem" ביחס למשקאות אלכוהוליים ובעיקר ליין המיוצרים בירושלים הוא סימן המתייחס באופן ישיר למוניטין של העיר ירושלים ולקשר בין המוצרים לבין העיר ירושלים.
54. גם אם אקבל את טענת המבקשת כי הסימן הינו בעיקרו מרמז ולא תיאורי הרי שלא יהא כשיר לרישום על פי סעיף 11(11) לפקודה, המסייג רישום סימן שמשמעותו הרגילה הינה גיאוגרפית. בהקשר זה נראה כי לא די בכך שהסימן אינו נוגע במישרין למהות הטובין או לאיכותם ונדרש כי יהיה אותו "נתק מוחלט" בין השם הגיאוגרפי לבין הטובין, ההופך את השימוש באותו שם גיאוגרפי לשרירותי (ראה, בין היתר, פסקה 6 להחלטה בעניין יקבי עמק האלה, ופסק הדין בעניין דרג'לינג).
55. ואולם בהקשר של משקאות אלכוהוליים ובעיקר של יין, כאשר קיים קשר הדוק למקום הייצור, מיוחסת לסימן משמעות גיאוגרפית וכך עולה אף מהסקר שהוגש.
56. בעניין יקב הגליל, פסקה 41 מסכם כב' הפוסק בקניין רוחני (כתוארו אז) את החלטת בית הדין האירופי בעניין t-379/03 peek & cloppenburg v ohim (cloppenburg) [2005] ecr ii-4633 כך:
"בית הדין מציין כי שם גיאוגרפי הפסול לרישום, הוא גם שם שכבר מקושר לסוג של טובין וגם שם שאינו מוכר בהקשר לטובין מסוימים, אך ראוי שיישאר פתוח לשימושם של אחרים."
57. מכאן גוזר כב' הפוסק את הכלל לפיו -
"כאשר אין בשם הגיאוגרפי משום תיאור של הטובין ואין קשר בין המקום הגיאוגרפי לבין הטובין, לא מדובר בסימן שמשמעתו הרגילה גיאוגרפית." (פסקה 42 להחלטה, ההדגשה במקור).
58. איני יכולה לקבוע כי בענייננו אין כל קשר בין המקום הגיאוגרפי לבין הטובין, במיוחד בחלופה לפיה מיוצרים הטובין בירושלים. לעניין זה יובהר כי בעניין יקב הגליל נקבע כי קשר כזה אינו מתקיים לאור העובדה שהטובין אינם מיוצרים בירושלים. מאידך נקבע כי הסימן אינו פסול לרישום לפי סעיף 11(12) לפקודה לאור העובדה שסעיף זה אינו חל על הסימן שנתבקש לרישום שם בשל שימוש בו לפני שנת 2000 (ראה פסקה 56 להחלטה). מכאן שדינו של הסימן שבפני
י שונה מדינם של הסימנים שעמדו לדיון בעניין יקב הגליל.
59. לנוכח האמור הריני לקבוע כי הסימן אינו כשיר לרישום גם בחלופה העובדתית לפיה המוצרים מיוצרים בירושלים.
אחרית דבר
60. ב"כ המבקשת טען בפני
י כי ישנו רצף של סימנים אשר קובלו ונרשמו בפנקס וזאת למרות היותם כוללים שמות גיאוגרפיים.
61. אין בידי לקבל את טענת המבקשת לפיה יש לרשום את הסימן מהטעם שהסימן המבוקש דומה לסימנים אחרים אשר רשומים בפנקס. ההסתמכות על טענה כזו ברישום אינה תואמת את הוראות החוק. כל סימן ייבחן בנפרד ולגופו של עניין ועל פי אותן נסיבות, וראיות אשר מבקש הרישום מציג לרשות או לבית הדין (ראה לעניין זה החלטה בבקשה לרישום סימן מסחר מספר 151581 "canadian athletic" מייפל שיווק ביגוד בע"מ, פס' 5 (פורסם באתר רשות הפטנטים, 17.11.2003).
62. הרישום בפנקס נעשה לרוב על פי בחינה והחלטה מנהלית, אשר הנמקתה מצומצמת מזו המופיעה בהחלטות השיפוטיות והמעין-שיפוטיות של ערכאה זו. במתן החלטתם הנתונה לערעור, הרשם והפוסקים בקניין רוחני אינם מסתמכים על הפנקס אלא על הדין כפי שהוא בא לידי ביטוי בחיקוקים הרלוונטיים, בהחלטות השיפוטיות ובהנחיות המנהליות של רשות הפטנטים המפורסמות באמצעות חוזרי הרשם, הודעותיו והוראות העבודה.
63. אף אם יש בפנקס טעויות, אזי לא ניתן לחזור עליהן ולקבע את אותן טעויות (ראה לעניין זה החלטה בעניין בקשות לרישום סימני מסחר 232103; 232102 סקי דיל בע"מ "סקי דיל" "skideal"(פורסם באתר רשות הפטנטים, 30.1.2013).
64. דברים אלה נאמרו לא אחת בפסיקה ואף בספרות, ראה דברי המלומדים david kitchin, david llewelyn, james mellor, richard meade, thomas moody-stuart," kerly's law of trade marks and trade names", 13th ed., p. 145:
"in the third situation, applicants rely on the state of the register: they cite the existence of registrations for the same type of mark in support of their own application. for example, the objection raised is that the mark is descriptive, contrary to section 3(1)(c). the applicant responds by citing registrations of marks which it believes are as or more descriptive. in these circumstances, the other registrations are rightly regarded as irrelevant. the principal reason is because one has no idea of the circumstances in which the other marks achieved registration - extensive evidence may have been required to achieve registration, alternatively the relevant examiner may have made a mistake."
65. סבורה אני כי החלטתי זו המאשרת את החלטת מחלקת סימני המסחר עולה בקנה אחד עם הדין הנוהג בשאלות שהועלו, לרבות הלכות בית המשפט העליון וערכאה זו, שצוטטו על ידי ב"כ המבקשת בטענותיו בפני
י.
66. איני סבורה כי חל שינוי במדיניות או כי ניתן להסיק שינוי מדיניות כזה מרצף הסימנים שהובא כדוגמא על ידי המבקשת. כאשר יש שינוי במדיניות הרשות הדבר מפורסם בחוזרי הרשם או בהודעות הרשם. לעניין זה יודגש כי רשות הפטנטים כגוף הבוחן בקשות לרישום סימני מסחר שם לעצמו כמטרה להחיל מדיניות אחידה ועקבית ככל האפשר. עם זאת, הבחינה מתבצעת על ידי בוחנים שונים ולפיכך ייתכנו לעתים הבדלים דקים ביישום המדיניות.
67. סוף דבר, הבקשה נדחית.

ז'קלין ברכה
פוסקת בקניין רוחני
סגנית רשם הפטנטים

ניתן בירושלים ביום 30 מאי 2013
כ"א סיון תשע"ג

סימוכין: 951-99-2013-001366
??

??

??

??
רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר
16








רשם הפטנטים / עין גדי קוסמטיקס בע"מ נ' (פורסם ב-ֽ 30/05/2013)